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实质审查程序(二)
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实质审查程序(二)
作者:佚名    文章来源:本站413电话讨论    点击数:2011    更新时间:2010/5/31

13电话讨论

审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨

论,但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方

面的缺陷所涉及的问题。审查员应当记录电话讨论的内容,并

将其存入申请案卷。对于电话讨论中审查员同意的修改内容,

通常申请人应当正式提交经过该修改的书面文件,审查员应当

根据该书面修改文件作出审查结论。

节和第节所述的情况,则审查员可以对这些明

显错误依职权进行修改。

14取证和现场调查

一般说来,在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供

证据,因为审查员的主要职责是向申请人指出申请不符合专利

法及其实施细则规定的问题。如果申请人不同意审查员的意

见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其主张。如果申

请人决定提供证据,审查员应当给予申请人一个适当的机会,

使其能提供任何可能有关的证据,除非审查员确信提供证据也

达不到有益的目的。

申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型。例如,

申请人提供有关发明的技术优点方面的资料,以证明其申请具

有创造性;又如,申请人提供实物模型进行演示,以证明其申

请具有实用性等。

如果某些申请中的问题,需要审查员到现场调查方能得到

解决,则应当由申请人提出要求,经负责审查该申请的实质审

查部的部长批准后,审查员方可去现场调查。调查所需的费用

由专利局承担。

答复和修改

 

对专利局发出的审查意见通知书,申请人应当在通知书指

定的期限内作出答复。

申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以进一步包括

经修改的申请文件(替换页和或补正书)。申请人在其答复中

对审查意见通知书中的审查意见提出反对意见或者对申请文件

进行修改时,应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见,或

者对修改内容是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在

的缺陷予以说明。例如当申请人在修改后的权利要求中引入新

的技术特征以克服审查意见通知书中指出的该权利要求不具有

创造性的缺陷时,应当在其意见陈述书中具体指出该技术特征

可以从说明书的哪些部分得到,并说明修改后的权利要求具有

创造性的理由。

申请人可以请求专利局延长指定的答复期限。但是,延长

期限的请求应当在期限届满前提出。有关延长期限请求的处理

适用本指南第五部分第七章第节的规定。专利局收到申请人

的答复之后即可以开始后续的审查程序,如果后续审查程序的

通知书或者决定已经发出,对于此后在原答复期限内申请人再

次提交的答复,审查员不予考虑。

答复的方式

对于审查意见通知书,申请人应当采用专利局规定的意见

陈述书或补正书的方式(参见本指南第五部分第一章第节),

在指定的期限内作出答复。申请人提交的无具体答复内容的意

见陈述书或补正书,也是申请人的正式答复,对此审查员可理

解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意

见,也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的

缺陷。

申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审

查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复,不具备法

律效力。

答复的签署

申请人未委托专利代理机构的,其提交的意见陈述书或者

补正书,应当有申请人的签字或者盖章;申请人是单位的,应

当加盖公章;申请人有两个以上的,可以由其代表人签字或者

盖章。

申请人委托了专利代理机构的,其答复应当由其所委托的

专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理人签字或者

盖章。专利代理人变更之后,由变更后的专利代理人签字或者

盖章。

申请人未委托专利代理机构的,如果其答复没有申请人的

签字或者盖章(当申请人有两个以上时,应当有全部申请人的

签字或盖章,或者至少有其代表人的签字或盖章),审查员应

当将该答复退回初步审查部门处理。

申请人委托了专利代理机构的,如果其答复没有专利代理

机构盖章,或者由申请人本人作出了答复,审查员应当将该答

复退回初步审查部门处理。

如果申请人或者委托的专利代理人发生变更,则审查员应

当核查案卷中是否有相应的著录项目变更通知单;没有该通知

单的,审查员应当将答复退回初步审查部门处理。

 

根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请

文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改

不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请

人根据专利合作条约规定所提交的修改文件,同样应当符合专

利法第三十三条的规定。

根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定,发明专利

申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专

利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,可以对发

明专利申请主动提出修改。

根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,申请人在

收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件,应当

针对通知书指出的缺陷进行修改。

修改的要求

专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定。专利

法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作出了规定,

专利法实施细则第五十一条第三款对答复审查意见通知书时的

修改方式作出了规定。

33 修改的内容与范围

在实质审查程序中,为了使申请符合专利法及其实施细则

的规定,对申请文件的修改可能会进行多次。审查员对申请人

提交的修改文件进行审查时,要严格掌握专利法第三十三条的

规定。不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通

知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求

书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明

书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书

文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的

内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范

围,是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据,

申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内

容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条

规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文

本除外,其法律效力参见本指南第三部分第二章第节。

如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定,

则这样的修改不能被允许。

主动修改的时机

申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行

主动修改:

)在提出实质审查请求时;

)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段

通知书之日起的三个月内。

在答复专利局发出的审查意见通知书时,不得再进行主动

修改。

答复审查意见通知书时的修改方式

根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定,在答复审

查意见通知书时,对申请文件进行修改的,应当针对通知书指

出的缺陷进行修改,如果修改的方式不符合专利法实施细则第

五十一条第三款的规定,则这样的修改文本一般不予接受。

然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十

一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要

求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,

并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是针对通知书

指出的缺陷进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。

这样处理有利于节约审查程序。但是,当出现下列情况时,即

使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也

不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不予

接受。

)主动删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利

要求请求保护的范围。

例如,申请人从独立权利要求中主动删除技术特征,或者

主动删除一个相关的技术术语,或者主动删除限定具体应用范

围的技术特征,即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权

利要求书记载的范围,只要修改导致权利要求请求保护的范围

扩大,则这种修改不予接受。

)主动改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请

求保护的范围。

例如,申请人主动将原权利要求中的技术特征“螺旋弹

簧” 修改为“弹性部件”,尽管原说明书中记载了“弹性部件”

这一技术特征,但由于这种修改扩大了请求保护的范围,因而

不予接受。

又如,本章第节() 的例至例中,即使这四

种改变后的内容在原说明书中有记载,也不予接受,因为这样

的修改扩大了其请求保护的范围。

)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺

乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

例如,一件有关自行车新式把手的发明专利申请,申请人

在说明书中不仅描述了新式把手,而且还描述了其他部件,例

如,自行车的车座等。经实质审查,权利要求限定的新式把手

不具备创造性。在这种情况下,申请人作出主动修改,将权利

要求限定为自行车车座。由于修改后的主题与原来要求保护的

主题之间缺乏单一性,这种修改不予接受。

)主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的

技术方案在原权利要求书中未出现过。

)主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的

技术方案在原权利要求书中未出现过。

如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针

对通知书指出的缺陷作出的,而是属于上述不予接受的情况,

则审查员应当发出审查意见通知书,说明不接受该修改文本的

理由,要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第五

十一条第三款规定的修改文本。同时应当指出,到指定期限届

满日为止,申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实

施细则第五十一条第三款规定或者出现其他不符合专利法实施

细则第五十一条第三款规定的内容,审查员将针对修改前的文

本继续审查,如作出授权或驳回决定。

如果审查员对当前修改文本中符合要求的部分文本有新的

审查意见,可以在本次通知书中一并指出。

允许的修改

这里所说的“允许的修改”,主要指符合专利法第三十三

条规定的修改。

对权利要求书的修改

对权利要求书的修改主要包括:通过增加或变更独立权利

要求的技术特征,或者通过变更独立权利要求的主题类型或主

题名称以及其相应的技术特征,来改变该独立权利要求请求保

护的范围;增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利

要求,使其相对于最接近的现有技术重新划界;修改从属权利

要求的引用部分,改正其引用关系,或者修改从属权利要求的

限定部分,以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。对

于上述修改,只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记

载在原说明书和权利要求书中,就应该允许。

允许的对权利要求书的修改,包括下述各种情形:

)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作

进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺

少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清

楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。只要增加了技术特征的

独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记

载的范围,这样的修改就应当被允许。

)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利

要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或

者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利

要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范

围,这种修改就应当被允许。

对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修

改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和或权利

要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的

前提下,才是允许的。例如,权利要求的技术方案中,某温度

20℃ ~90℃,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别

是其所公开的相应的温度范围为0℃ ~100℃,该文件还公开了

该范围内的一个特定值40℃,因此,审查员在审查意见通知书

中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者

权利要求书还记载了20℃ ~90℃范围内的特定值40℃60℃

80℃,则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃ ~

80℃或者60℃ ~90℃

)变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特

征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性

等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原

说明书和权利要求书记载的范围,就可允许这种修改。

)删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要

求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求

具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未

以说明书为依据等缺陷,这样的修改不会超出原权利要求书和

说明书记载的范围,因此是允许的。

)将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。

这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此

是允许的。

)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错

误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。

这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此

是允许的。

)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权

利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施

方式或实施例,这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记

载的范围,因此是允许的。

上面对权利要求书允许修改的几种情况作了说明,由于这

些修改符合专利法第三十三条的规定,因而是允许的。但经过

上述修改后的权利要求书是否符合专利法及其实施细则的其他

所有规定,还有待审查员对其进行继续审查。对于答复审查意

见通知书时所作的修改,审查员要判断修改后的权利要求书是

否已克服了审查意见通知书所指出的缺陷,这样的修改是否造

成了新出现的其他缺陷;对于申请人所作出的主动修改,审查

员应当判断该修改后的权利要求书是否存在不符合专利法及其

实施细则规定的其他缺陷。

对说明书及其摘要的修改

对于说明书的修改,主要有两种情况,一种是针对说明书

中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修

改,另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改,上

述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,则

都是允许的。

允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。

(1)   修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主

题的名称。如果独立权利要求的类型包括产品、方法和用途,

则这些请求保护的主题都应当在发明名称中反映出来。发明名

称应当尽可能简短,一般不得超过25个字,特殊情况下,例

如,化学领域的某些专利申请,可以允许最多到40个字。

)修改发明所属技术领域。该技术领域是指该发明在国

际专利分类表中的分类位置所反映的技术领域。为便于公众和

审查员清楚地理解发明和其相应的现有技术,应当允许修改发

明所属技术领域,使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及

的领域相关。

)修改背景技术部分,使其与要求保护的主题相适应。

独立权利要求按照专利法实施细则第二十一条的规定撰写的,

说明书背景技术部分应当记载与该独立权利要求前序部分所述

的现有技术相关的内容,并引证反映这些背景技术的文件。如

果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技

术更接近所要求保护的主题的对比文件,则应当允许申请人修

改说明书,将该文件的内容补入这部分,并引证该文件,同时

删除描述不相关的现有技术的内容。应当指出,这种修改实际

上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内

容,但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身,且增加的

内容是申请日前已经公知的现有技术,因此是允许的。

)修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关

的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术

方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。当然,修改

后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围。

)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,

使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。如果独立权利要

求进行了符合专利法及其实施细则规定的修改,则允许该部分

作相应的修改;如果独立权利要求未作修改,则允许在不改变

原技术方案的基础上,对该部分进行理顺文字、改正不规范用

词、统一技术术语等修改。

)修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。

只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载,而

其有益效果没有被清楚地提及,但所属技术领域的技术人员可

以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情

况下,才允许对发明的有益效果作合适的修改。

)修改附图说明。申请文件中有附图,但缺少附图说明__

的,允许补充所缺的附图说明;附图说明不清楚的,允许根据

上下文作出合适的修改。

)修改最佳实施方式或者实施例。这种修改中允许增加

的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处

以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括

所使用的标准设备、器具)。如果由检索结果得知原申请要求

保护的部分主题已成为现有技术的一部分,则申请人应当将反

映这部分主题的内容删除,或者明确写明其为现有技术。

)修改附图。删除附图中不必要的词语和注释,可将其

补入说明书文字部分之中;修改附图中的标记使之与说明书文

字部分相一致;在文字说明清楚的情况下,为使局部结构清楚

起见,允许增加局部放大图;修改附图的阿拉伯数字编号,使

每幅图使用一个编号。

10)修改摘要。通过修改使摘要写明发明的名称和所属技

术领域,清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术

方案的要点以及主要用途;删除商业性宣传用语;更换摘要附

图,使其最能反映发明技术方案的主要技术特征。

11)修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错

误,即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必

须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出

的唯一的正确答案。

不允许的修改

作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书

作出不符合专利法第三十三条规定的修改,均是不允许的。

具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和或删除其

中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申

请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接

地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。

这里所说的申请内容,是指原说明书(及其附图)和权利

要求书记载的内容,不包括任何优先权文件的内容。

不允许的增加

不能允许的增加内容的修改,包括下述几种。

)将某些不能从原说明书(包括附图) 和或权利要求

书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和或说明书。

)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能

从原说明书(包括附图)和或权利要求书中直接地、毫无疑

义地确定的信息。

)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。

)引入原申请文件中未提及的附加组分,导致出现原申

请没有的特殊效果。

)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请

中导出的有益效果。

)补入实验数据以说明发明的有益效果,和或补入实施

方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够

实施。

)增补原说明书中未提及的附图,一般是不允许的;如

果增补背景技术的附图,或者将原附图中的公知技术附图更换

为最接近现有技术的附图,则应当允许。

不允许的改变

不能允许的改变内容的修改,包括下述几种。

)改变权利要求中的技术特征,超出了原权利要求书和

说明书记载的范围。

【例

原权利要求限定了一种在一边开口的唱片套。附图中也只

给出了一幅三边胶接在一起、一边开口的套子视图。如果申请

人后来把权利要求修改成“至少在一边开口的套子”,而原说

明书中又没有任何地方提到过“一个以上的边可以开口”,那

么,这种改变超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

【例

原权利要求涉及制造橡胶的成分,不能将其改成制造弹性

材料的成分,除非原说明书已经清楚地指明。

【例

原权利要求请求保护一种自行车闸,后来申请人把权利要

求修改成一种车辆的闸,而从原权利要求书和说明书不能直接

得到修改后的技术方案。这种修改也超出了原权利要求书和说

明书记载的范围。

【例

用不能从原申请文件中直接得出的“功能性术语装置”

的方式,来代替具有具体结构特征的零件或者部件。这种修改

超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

)由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文

件中没有的新的内容。

【例如】

一件有关合成高分子化合物的发明专利申请,原申请文件

中只记载在“较高的温度” 下进行聚合反应。当申请人看到审

查员引证的一份对比文件中记载了在40℃下进行同样的聚合反

应后,将原说明书中“较高的温度” 改成“高于40℃ 的温

度”。虽然“高于40℃的温度” 的提法包括在“较高的温度”

范围内,但是,所属技术领域的技术人员,并不能从原申请文

件中理解到“较高的温度” 是指“高于40℃的温度”。因此,

这种修改引入了新内容。

)将原申请文件中的几个分离的特征,改变成一种新的

组合,而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的

关联。

)改变说明书中的某些特征,使得改变后反映的技术内

容不同于原申请文件记载的内容,超出了原说明书和权利要求

书记载的范围。

【例

一件有关多层层压板的发明专利申请,其原申请文件中描

述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层为

聚乙烯。如果申请人修改说明书,将外层的聚乙烯改变为聚丙

烯,那么,这种修改是不允许的。因为修改后的层压板完全不

同于原来记载的层压板。

【例

原申请文件中记载了“例如螺旋弹簧支持物” 的内容,说

明书经修改后改变为“弹性支持物”,导致将一个具体的螺旋

弹簧支持方式,扩大到一切可能的弹性支持方式,使所反映的

技术内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例

原申请文件中限定温度条件为10℃或者300℃,后来说明

书中修改为10℃ ~300℃,如果根据原申请文件记载的内容不

能直接地、毫无疑义地得到该温度范围,则该修改超出了原说

明书和权利要求书记载的范围。

【例

原申请文件中限定组合物的某成分的含量为或者45

60,后来说明书中修改为~60,如果根据原申请文件

记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该含量范围,则该修

改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

不允许的删除

不能允许删除某些内容的修改,包括下述几种。

)从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的

必要技术特征的那些技术特征,即删除在原说明书中始终作为

发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征;或者从权利要

求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语;或者

从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的

技术特征。

例如,将“有肋条的侧壁” 改成“侧壁”。又例如,原权

利要求是“用于泵的旋转轴密封……”,修改后的权利要求是

“旋转轴密封”。上述修改都是不允许的,因为在原说明书中找

不到依据。

)从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出

了原说明书和权利要求书记载的范围。

例如,一件有关多层层压板的发明专利申请,其说明书中

描述了几种不同的层状安排的实施方式,其中一种结构是外层

为聚乙烯。如果申请人修改说明书,将外层的聚乙烯这一层去

掉,那么,这种修改是不允许的。因为修改后的层压板完全不

同于原来记载的层压板。

)如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原

数值范围的其他中间数值,而鉴于对比文件公开的内容影响发

明的新颖性和创造性,或者鉴于当该特征取原数值范围的某部

分时发明不可能实施,申请人采用具体“放弃” 的方式,从上

述原数值范围中排除该部分,使得要求保护的技术方案中的数

值范围从整体上看来明显不包括该部分,由于这样的修改超出

了原说明书和权利要求书记载的范围,因此除非申请人能够根

据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃” 的数值时,本

发明不可能实施,或者该特征取经“放弃” 后的数值时,本发

明具有新颖性和创造性,否则这样的修改不能被允许。例如,

要求保护的技术方案中某一数值范围为1 =600~10000,对比

文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值

范围为2 =240~1500,因为部分重叠,故该权利要求

无新颖性。申请人采用具体“放弃” 的方式对进行修改,

排除中与相重叠的部分,即600~1500,将要求保护的技

术方案中该数值范围修改为1 >15001 =10000。如果申请

人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在1 >1500

1 =10000的数值范围相对于对比文件公开的2 =240~1500

具有创造性,也不能证明600~1500时,本发明不能实

施,则这样的修改不能被允许。

修改的具体形式

提交替换页

根据专利法实施细则第五十二条的规定,说明书或者权利

要求书的修改部分,应当按照规定格式提交替换页。替换页的

提交有两种方式。

)提交重新打印的替换页和修改对照表。

这种方式适用于修改内容较多的说明书、权利要求书以及

所有作了修改的附图。申请人在提交替换页的同时,要提交一

份修改前后的对照明细表。

)提交重新打印的替换页和在原文复制件上作出修改的

对照页。

这种方式适用于修改内容较少的说明书和权利要求书。申

请人在提交重新打印的替换页的同时提交直接在原文复制件上

修改的对照页,使审查员更容易察觉修改的内容。

 审查员依职权修改

通常,对申请的修改必须由申请人以正式文件的形式提

出。对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明

名称或者摘要的明显错误(参见本章第节(11) 和第

节) 的修改,审查员可以依职权进行,并通知申请人。

此时,应当使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显的修

改,而不得使用铅笔进行修改。

驳回决定和授予专利权的通知

审查员应当在尽可能短的时间内完成申请的实质审查。通

常,在发出一次或者两次审查意见通知书后,审查员就可以作

出驳回决定或者发出授予专利权的通知书。决定或者通知书一

经发出,申请人的任何呈文、答复和修改均不再予以考虑。

驳回决定

驳回申请的条件

审查员在作出驳回决定之前,应当将其经实质审查认定申

请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事

实、理由和证据通知申请人,并给申请人至少一次陈述意见和

或修改申请文件的机会。

驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作

出。但是,如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内

未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和

或证据,也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改

正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,

则审查员可以直接作出驳回决定。

如果申请人对申请文件进行了修改,即使修改后的申请文

件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,

但只要驳回所针对的事实改变,就应当给申请人再一次陈述意

见和或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类

缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请

人的理由和证据予以驳回的缺陷,则审查员可以直接作出驳回

决定,无需再次发出审查意见通知书,以兼顾听证原则与程序

节约原则。

驳回的种类

专利法实施细则第五十三条规定的驳回发明专利申请的情

形如下:

)专利申请的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利

益,或者申请的主题是违反法律、行政法规的规定获取或者利

用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的,或者申请的主题属于

专利法第二十五条规定的不授予发明专利权的客体;

)专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的

技术方案;

)专利申请所涉及的发明在中国完成,且向外国申请专

利前未报经专利局进行保密审查的;

)专利申请的发明不具备新颖性、创造性或实用性;

)专利申请没有充分公开请求保护的主题,或者权利要

求未以说明书为依据,或者权利要求未清楚、简要地限定要求

专利保护的范围;

)专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造,申请人在

专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源和原始来源;

对于无法说明原始来源的,也没有陈述理由;

)专利申请不符合专利法关于发明专利申请单一性的

规定;

)专利申请的发明是依照专利法第九条规定不能取得专

利权的;

)独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征;

10)申请的修改或者分案的申请超出原说明书和权利要求

书记载的范围。

驳回决定的组成

驳回决定应当包括如下两部分。

)标准表格

标准表格中各项应当按照要求填写完整;申请人有两个以

上的,应当填写所有申请人的姓名或者名称(参见本指南第五

部分第六章第节)。

)驳回决定正文

驳回决定正文包括案由、驳回的理由以及决定三个部分。

驳回决定正文的撰写

 

案由部分应当简要陈述申请的审查过程,特别是与驳回决

定有关的情况,即历次的审查意见(包括所采用的证据)和申

请人的答复概要、申请所存在的导致被驳回的缺陷以及驳回决

定所针对的申请文本。

驳回的理由

在驳回理由部分,审查员应当详细论述驳回决定所依据的

事实、理由和证据,尤其应当注意下列各项要求。

)正确选用法律条款。当可以同时根据专利法及其实施

细则的不同条款驳回申请时,应当选择其中最为适合、占主导

地位的条款作为驳回的主要法律依据,同时简要地指出申请中

存在的其他实质性缺陷。

)以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据,而

且对于这些事实、理由和证据的听证,已经符合本章第

节所述的驳回申请的条件。

)对于不符合专利法第二十二条规定并且即使经过修改

也不可能被授予专利权的申请,应当逐一地对每项权利要求进

行分析。

驳回的理由要充分完整、说理透彻、逻辑严密、措词恰

当,不能只援引法律条款或者只作出断言。审查员在驳回理由

部分还应当对申请人的争辩意见进行简要的评述。

 

在决定部分,审查员应当写明驳回的理由属于专利法实施

细则第五十三条的哪一种情形,并根据专利法第三十八条的规

定引出驳回该申请的结论。

授予专利权的通知

发出授予专利权的通知书的条件

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应

当作出授予专利权的决定。在作出授予专利权的决定之前,应

当发出授予发明专利权的通知书。授权的文本,必须是经申请

人以书面形式最后确认的文本。

发出授予专利权的通知书时应做的工作

在发出授予专利权的通知书前,允许审查员对准备授权的

文本依职权作如下的修改(参见本章第节)。

)说明书方面:修改明显不适当的发明名称和或发明所

属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不

规范的用语;增补说明书各部分所遗漏的标题;删除附图中不

必要的文字说明等。

)权利要求书方面:改正错别字、错误的标点符号、错

误的附图标记、附图标记增加括号。但是,可能引起保护范围

变化的修改,不属于依职权修改的范围。

(2)   摘要方面:修改摘要中不适当的内容及明显的错误。

审查员所作的上述修改应当通知申请人。

审查员还应当依次做好下述工作:在案卷封面上填写自己

确定的该专利的IPC分类号并交本审查处的分类裁决负责人核

定;将整理好的准备授权的文本放入公报袋,同时在公报袋上

填写规定的项目并且盖章;填写授予专利权的通知书(标准表

格),一式两份,盖章后,一份装订在案卷中,另一份放入申

请案卷封面里夹;整理好一份完整的案卷,并且在封面和封底

填写授权时案卷交接记录和授权发文记录;申请人对发明的名

称进行了修改的,优先权经核实有变化的,或者经核定的IPC

分类号相对于原分类号有变化的,还应当填写“著录项目变更

通知单” 一式两份,一份装订在案卷第一装订条的首页之前,

另一份放入案卷封面里夹。

实质审查程序的终止、中止和恢复

程序的终止

发明专利申请的实质审查程序,因审查员作出驳回决定且

决定生效,或者发出授予专利权的通知书,或者因申请人主动

撤回申请,或者因申请被视为撤回而终止。

对于驳回或者授权的申请,审查员应当在其案卷封面上的

“实审” 一栏内写明“驳回” 或者“授权” 字样,并且盖章。

对于每件申请,审查员应当建立个人审查档案,便于今后

的查询、统计(参见本章第节)。

程序的中止

实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据专

利法实施细则第八十六条第一款的规定提出请求而中止或因财

产保全而中止。一旦审查员接到程序中止调回案卷的通知,应

当在规定的期限内将案卷返还流程管理部门。

程序的恢复

专利申请因不可抗拒的事由或正当理由耽误专利法或其实

施细则规定的期限或者专利局指定的期限造成被视为撤回而导

致程序终止的,根据专利法实施细则第六条第一款和第二款的

规定,申请人可以向专利局请求恢复被终止的实质审查程序,

权利被恢复的,专利局恢复实质审查程序。

对于因专利申请权归属纠纷当事人的请求而中止的实质审

查程序,在专利局收到发生法律效力的调解书或判决书后,凡

不涉及权利人变动的,应及时予以恢复;涉及权利人变动的,

在办理相应的著录项目变更手续后予以恢复。若自上述请求中

止之日起一年内,专利申请权归属纠纷未能结案,请求人又未

请求延长中止的,专利局将自行恢复被中止的实质审查程序。

审查员在接到流程管理部门送达的有关恢复审查程序的书

面通知和专利申请案卷后,应当重新启动实质审查程序。

前置审查与复审后的继续审查

根据专利法实施细则第六十二条的规定,审查员应当对专

利复审委员会转送的复审请求书进行前置审查,并在收到转交

的案卷之日起一个月内作出前置审查意见书,该前置审查意见

书随案卷转送专利复审委员会,由专利复审委员会作出复审决

定。前置审查的要求适用本指南第四部分第二章第节的规定。

专利复审委员会作出撤销专利局的驳回决定的复审决定

后,审查员应当对专利申请进行继续审查。对继续审查的要求

适用本章的规定,但在继续审查过程中,审查员不得以同一事

实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的驳回决定(参见

本指南第四部分第二章第节)。

 

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