复审请求的审查
1引 言
根据专利法第四十一条和专利法实施细则第六十条至第六
十四条的规定制定本章。
复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序,
同时也是专利审批程序的延续。因此,一方面,专利复审委员
会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查,不承担
对专利申请全面审查的义务;另一方面,为了提高专利授权的
质量,避免不合理地延长审批程序,专利复审委员会可以依职
权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。
2复审请求的形式审查
专利复审委员会收到复审请求书后,应当进行形式审查。
21复审请求客体
对专利局作出的驳回决定不服的,专利申请人可以向专利
复审委员会提出复审请求。复审请求不是针对专利局作出的驳
回决定的,不予受理。
22复审请求人资格
被驳回申请的申请人可以向专利复审委员会提出复审请
求。复审请求人不是被驳回申请的申请人的,其复审请求不予
受理。
被驳回申请的申请人属于共同申请人的,如果复审请求人
不是全部申请人,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定
期限内补正;期满未补正的,其复审请求视为未提出。
23期 限
(1) 在收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内,专利
申请人可以向专利复审委员会提出复审请求;提出复审请求的
期限不符合上述规定的,复审请求不予受理。
(2) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审
委员会作出不予受理的决定后复审请求人提出恢复权利请求
的,如果该恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第九十
九条第一款有关恢复权利的规定,则允许恢复,且复审请求应
当予以受理;不符合该有关规定的,不予恢复。
(3) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审
委员会作出不予受理的决定前复审请求人提出恢复权利请求
的,可对上述两请求合并处理;该恢复权利请求符合专利法实
施细则第六条和第九十九条第一款有关恢复权利的规定的,复
审请求应当予以受理;不符合该有关规定的,复审请求不予
受理。
24文件形式
细则601 (1)复审请求人应当提交复审请求书,说明理由,必要时
还应当附具有关证据。
细则603 (2) 复审请求书应当符合规定的格式,不符合规定格式
的,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正;
期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样
缺陷的,复审请求视为未提出。
细则93及94
25费 用
(1) 复审请求人在收到驳回决定之日起三个月内提出了复
审请求,但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的,其复审请
求视为未提出。
(2) 在专利复审委员会作出视为未提出决定后复审请求人
提出恢复权利请求的,如果恢复权利请求符合专利法实施细则
第六条和第九十九条第一款有关恢复权利的规定,则允许恢
复,且复审请求应当予以受理;不符合上述规定的,不予恢复。
(3) 在收到驳回决定之日起三个月后才缴足复审费、且在
作出视为未提出决定前提出恢复权利请求的,可对上述两请求
合并处理;该恢复权利请求符合专利法实施细则第六条和第九
十九条第一款有关恢复权利的规定的,复审请求应当予以受
理;不符合该有关规定的,复审请求视为未提出。
细则153
26委托手续
(1) 复审请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞
去委托的,应当参照本指南第一部分第一章第61节的规定在
专利局办理手续。但是,复审请求人在复审程序中委托专利代
理机构,且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关
事务的,其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述
规定在专利复审委员会办理,无需办理著录项目变更手续。
复审请求人在专利复审委员会办理委托手续,但提交的委
托书中未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的,应当
在指定期限内补正;期满未补正的,视为未委托。
(2) 复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系
的,应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人;
未指定的,专利复审委员会将在复审程序中最先委托的专利代
理机构视为收件人;最先委托的专利代理机构有多个的,专利
复审委员会将署名在先的视为收件人;署名无先后(同日分别
委托) 的,专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内
指定;未在指定期限内指定的,视为未委托。
细则602 (3) 对于根据专利法第十九条第一款规定应当委托专利代
理机构的复审请求人,未按规定委托的, 其复审请求不予
受理。
27形式审查通知书
(1) 复审请求经形式审查不符合专利法及其实施细则和审
查指南有关规定需要补正的,专利复审委员会应当发出补正通
知书,要求复审请求人在收到通知书之日起十五日内补正。
(2) 复审请求视为未提出或者不予受理的,专利复审委员
会应当发出复审请求视为未提出通知书或者复审请求不予受理
通知书,通知复审请求人。
(3) 复审请求经形式审查符合专利法及其实施细则和审查
指南有关规定的,专利复审委员会应当发出复审请求受理通知
书,通知复审请求人。
3前置审查
31前置审查的程序
根据专利法实施细则第六十二条的规定,专利复审委员会
应当将经形式审查合格的复审请求书(包括附具的证明文件和
修改后的申请文件)连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查
部门进行前置审查。
原审查部门应当提出前置审查意见,作出前置审查意见
书。除特殊情况外,前置审查应当在收到案卷后一个月内完成
32前置审查意见的类型
前置审查意见分为下列三种类型:
(1) 复审请求成立,同意撤销驳回决定。
(2) 复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存
在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销驳回决定。
(3) 复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不
足以使驳回决定被撤销,因而坚持驳回决定。
33前置审查意见
(1) 原审查部门应当说明其前置审查意见属于上述何种类
型。坚持驳回决定的,应当对所坚持的各驳回理由及其涉及的
各缺陷详细说明意见;所述意见和驳回决定相同的,可以简要
说明,不必重复。
(2) 复审请求人提交修改文本的,原审查部门应当按照本
章第42节的规定进行审查。经审查,原审查部门认为修改符
合本章第42节规定的,应当以修改文本为基础进行前置审查。
原审查部门认为修改不符合本章第42节规定的,应当坚持驳
回决定,并且在详细说明修改不符合规定的意见的同时,说明
驳回决定所针对的申请文件中未克服的各驳回理由所涉及的
缺陷。
(3) 复审请求人提交新证据或者陈述新理由的,原审查部
门应当对该证据或者理由进行审查。
(4) 原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证
据,但下列情形除外:
(i) 对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相
应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常
识性证据;
(ii)认为审查文本中存在驳回决定未指出,但足以用已告
知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的,应当在前
置审查意见中指出该缺陷;
(iii) 认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的,如果发现审
查文本中还存在其他明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺
陷性质相同的缺陷,可以一并指出。
例如,原审查部门在审查意见通知书中曾指出原权利要求
1不符合专利法第二十二条第三款的规定,但最终以修改不符
合专利法第三十三条的规定为由作出驳回决定。在复审请求人
将申请文件修改为原申请文件的情况下,如果原审查部门认为
上述不符合专利法第二十二条第三款规定的缺陷依然存在,则
属于第(ii) 种情形,此时原审查部门应当在前置审查意见中
指出该缺陷。
(5)前置审查意见属于本章第32节规定的第(1) 种或
者第(2) 种类型的,专利复审委员会不再进行合议审查,应
当根据前置审查意见作出复审决定,通知复审请求人,并且由
原审查部门继续进行审批程序。原审查部门不得未经专利复审
委员会作出复审决定而直接进行审批程序。
4复审请求的合议审查
41理由和证据的审查
在复审程序中,合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由
和证据进行审查。
除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现审查文本
中存在下列缺陷的,可以对与之相关的理由及其证据进行审
查,并且经审查认定后,应当依据该理由及其证据作出维持驳
回决定的审查决定:
(1) 足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由
及其证据予以驳回的缺陷。
(2) 驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所
指出缺陷性质相同的缺陷。
例如,驳回决定指出权利要求1不具备创造性,经审查认
定该权利要求请求保护的明显是永动机时,合议组应当以该权
利要求不符合专利法第二十二条第四款的规定为由作出维持驳
回决定的复审决定。
又如,驳回决定指出权利要求1因存在含义不确定的用语,
导致保护范围不清楚,合议组发现权利要求2同样因存在此类
用语而导致保护范围不清楚时,应当在复审程序中一并告知复
审请求人;复审请求人的答复未使权利要求2的缺陷被克服的,
合议组应当以不符合专利法第二十六条第四款的规定为由作出
维持驳回决定的复审决定。
在合议审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常
识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术
领域中的公知常识性证据。
42修改文本的审查
在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审
理通知书) 或者参加口头审理时,复审请求人可以对申请文件
进行修改。但是,所作修改应当符合专利法第三十三条和专利
法实施细则第六十一条第一款的规定。
根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定,复审请求
人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出
的缺陷。下列情形通常不符合上述规定:
(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩
大了保护范围。
(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏
单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明
书进行修改。但修改明显文字错误,或者修改与驳回决定所指
出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。
在复审程序中,复审请求人提交的申请文件不符合专利法
实施细则第六十一条第一款规定的,合议组一般不予接受,并
应当在复审通知书中说明该修改文本不能被接受的理由,同时
对之前可接受的文本进行审查。如果修改文本中的部分内容符
合专利法实施细则第六十一条第一款的规定,合议组可以对该
部分内容提出审查意见,并告知复审请求人应当对该文本中不
符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的部分进行修改,
并提交符合规定的文本,否则合议组将以之前可接受的文本为
基础进行审查。
43审查方式
针对一项复审请求,合议组可以采取书面审理、口头审理
或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。
根据专利法实施细则第六十三条第一款的规定,有下列情
形之一的,合议组应当发出复审通知书(包括复审请求口头审
理通知书) 或者进行口头审理:
(1)复审决定将维持驳回决定。
(2)需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南
有关规定修改申请文件,才有可能撤销驳回决定。
(3)需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以
说明。
(4)需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。
细则631 针对合议组发出的复审通知书,复审请求人应当在收到该
通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复;
期满未进行书面答复的,其复审请求视为撤回。复审请求人提
交无具体答复内容的意见陈述书的,视为对复审通知书中的审
查意见无反对意见。
针对合议组发出的复审请求口头审理通知书,复审请求人
应当参加口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通
知书指出的缺陷进行书面答复;如果该通知书已指出申请不符
合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的事实、理由和证
据,复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的,其
复审请求视为撤回。
5复审请求审查决定的类型
复审请求审查决定(简称复审决定)分为下列三种类型:
(1) 复审请求不成立,维持驳回决定。
(2) 复审请求成立,撤销驳回决定。
(3) 专利申请文件经复审请求人修改,克服了驳回决定所
指出的缺陷,在修改文本的基础上撤销驳回决定。
上述第(2) 种类型包括下列情形:
(i) 驳回决定适用法律错误的;
(ii) 驳回理由缺少必要的证据支持的;
(iii) 审查违反法定程序的,例如,驳回决定以申请人放
弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据;在审查程序
中没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈
述意见的机会;驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有
关的证据,以至可能影响公正审理的;
(iv)驳回理由不成立的其他情形。
6复审决定的送达
根据专利法第四十一条第一款的规定,专利复审委员会应
当将复审决定送达复审请求人。
7复审决定对原审查部门的约束力
复审决定撤销原审查部门作出的决定的,专利复审委员会
应当将有关的案卷返回原审查部门,由原审查部门继续审批
程序。
原审查部门应当执行专利复审委员会的决定,不得以同样
的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。
细则88 8复审程序的中止
适用本指南第五部分第七章第7节的规定。
9复审程序的终止
细则631
细则64
复审请求因期满未答复而被视为撤回的,复审程序终止。
在作出复审决定前,复审请求人撤回其复审请求的,复审
程序终止。
已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求的,复
审程序终止。
复审决定作出后复审请求人不服该决定的,可以根据专利
法第四十一条第二款的规定在收到复审决定之日起三个月内向
人民法院起诉;在规定的期限内未起诉或者人民法院的生效判
决维持该复审决定的,复审程序终止。